Как позиционировать свой стартап так, чтобы создаваемая вами интеллектуальная собственность стала инвестицией, а не затратами. Джошуа Ван Ховен, юрисконсульт, и Питер Хейл, партнер Haley Giuliano.
Будучи компанией на ранней стадии развития, вы можете быть инициатором прорыва или стремиться продвинуть ключевую технологию, в которой ваша команда обладает особым опытом. Независимо от движущих сил, даже самые идеалистичные стартапы не смогут достичь своих целей, если они не позиционируют себя для получения какого-либо инвестиционного финансирования. Эти инвестиции обычно основаны на потенциальной финансовой отдаче от последующего приобретения или публичного размещения акций.
На каждом этапе инвестиционного цикла ваши инвесторы и деловые партнеры будут тщательно изучать ваших сотрудников, технологии и операции. Надежная программа в области интеллектуальной собственности (ИС) гарантирует, что усилия ваших сотрудников принадлежат вашей компании, что ваши технологии защищены от кражи или копирования и что ваши операции (такие как брендинг, деловая репутация и отношения с клиентами) защищены от халявщиков. Короче говоря, продуманная стратегия в области интеллектуальной собственности повышает ценность вашего бизнеса – при правильном использовании интеллектуальная собственность — это инвестиции, а не затраты.
Внедрение передовых практик в области ИС
Основатели часто думают об интеллектуальной собственности в терминах монопольных прав, таких как патенты и регистрации товарных знаков. Фактически, практически все соглашения на ранней стадии, которые компания подпишет — будь то с учредителями, сотрудниками, подрядчиками, деловыми партнерами, поставщиками или заказчиками, – будут содержать ключевой элемент интеллектуальной собственности. Общепризнанное признание интеллектуальной собственности в ваших системах и деловой практике, от основания до финансирования, будет определять, принесут ли выгоды от ваших усилий по развитию бизнеса вашей компании, другим компаниям или широкой общественности.
Следующие вопросы необходимо обсудить с учредителями, сотрудниками и подрядчиками:
Если возможно, добейтесь перспективного присвоения всех ранее существовавших объектов интеллектуальной собственности, связанных с бизнесом компании. В качестве второго наилучшего варианта получите лицензию на использование интеллектуальной собственности. В противном случае владелец интеллектуальной собственности может впоследствии сделать компанию заложником, особенно если отношения испортятся.
Получите назначение всех ИС, разработанных персоналом во время работы или удержания в компании. По возможности, включите соответствующие разработки из побочных проектов сотрудников.
Требуйте соблюдения обязательств по конфиденциальности и неразглашению любой непубличной информации, связанной с компанией или полученной из информации о компании.
Там, где это допустимо (проверьте законы местных юрисдикций), получите разумную оговорку о неконкурентоспособности (разумную в отношении времени, масштаба и географии) в начале взаимодействия для решения вопроса о последующем отделении от компании. В зависимости от местного законодательства учитывайте ограничения на использование сохраненной в памяти человека информации (остатки).
Требуются постоянные обязательства по сотрудничеству в приобретении, защите и /или правоприменении ИС.
Требуется соблюдение утвержденных политик использования устройств, которые ограничивают, где, как и с помощью каких устройств сотрудники могут получать доступ к информации компании.
Подрядчикам следует в контракте гарантировать, что любые творческие работы (включая исходный код) являются произведениями, явно созданными по найму от имени компании.
Все эти правила с равной вероятностью применимы и к соглашениям с третьими сторонами, такими как поставщики, совместные предприятия и деловые партнеры, дистрибьюторы и заказчики. Кроме того, вам также следует учитывать следующее:
раскрытие информации об интеллектуальной собственности и выдача лицензий на использование интеллектуальной собственности поставщикам, партнерам по совместным предприятиям и другим деловым партнерам;
распределение совместно разработанных прав интеллектуальной собственности между совместным предприятием и деловыми партнерами – либо текущие права на использование, либо совместное владение;
обязательства по возмещению ущерба и защите прав в связи с использованием компанией продуктов и технологий поставщиков и деловых партнеров, а также в связи с нарушениями со стороны деловых партнеров и клиентов в результате использования продуктов и технологий компании; и
ограничения ответственности, возникающей в связи с возмещением ущерба в связи с интеллектуальной собственностью, защитой интеллектуальной собственности или нарушением любых других обязательств.
Подходящие соглашения могут быть предоставлены вашим бизнесом или консультантом по интеллектуальной собственности. С практической точки зрения компании на ранней стадии развития, как правило, могут получить прагматичные условия интеллектуальной собственности от сотрудников и подрядчиков, в то время как более крупные известные фирмы часто пытаются навязать компаниям на ранней стадии невыгодные условия интеллектуальной собственности. В последнем случае объемные документы ‘формуляра’ известных фирм часто содержат обременительные скрытые условия, которые могут поставить под угрозу основную интеллектуальную собственность вашей компании. Определение и выполнение этих условий может обеспечить долгосрочные перспективы компании. По нашему опыту, большинство крупных фирм знают, что некоторые из их условий являются обременительными (даже неисполнимыми), и готовы отказаться от этих условий в ходе переговоров. Если соглашение приносит в жертву слишком большую часть интеллектуальной собственности вашей компании, а крупная фирма не желает вести переговоры, вы должны быть готовы уйти.
Хотя правильные соглашения устанавливают, что вы владеете своей интеллектуальной собственностью и контролируете ее, надлежащая деловая практика является ключом к созданию интеллектуальной собственности в первую очередь. В нашем следующем разделе более подробно рассматриваются типы интеллектуальной собственности и способы их создания, но в целом компании следует рассмотреть, по крайней мере, следующие шаги:
Установить и обеспечить соблюдение стандартов для электронных систем хранения данных, физического хранения документов и использования устройств.
Документируйте деятельность по разработке кода и продукта и их правки, а также устанавливайте протоколы хранения и обслуживания этих материалов.
Поддерживайте разумный контроль доступа к объектам и документам, особенно к ключевым технологиям, спискам клиентов, информации о поставщиках, бизнес-планам и финансовым данным.
Установите процедуры адаптации и выхода из компании, чтобы гарантировать, что сотрудники подписывают необходимые соглашения, имеют соответствующий доступ к информации, связанной с компанией, и остаются в курсе своих текущих обязательств перед компанией.
Разработать рекомендации по брендингу и маркетингу, которые обеспечивают согласованную передачу сообщений, предоставляют уведомления об авторских правах и праве собственности на товарный знак и предотвращают непреднамеренную потерю прав на товарный знак в результате размывания.
Внедрите процессы раскрытия изобретений, чтобы зарегистрировать изобретение, и инициируйте проверки для рассмотрения вопроса о защите патента в сравнении с коммерческой тайной.
Проводите проверки перед раскрытием технологии какой-либо третьей стороне или перед любыми попытками продажи (даже в соответствии с соглашением о неразглашении [NDA]), чтобы предотвратить непреднамеренное раскрытие и потерю коммерческой тайны или патентных прав.
Периодически проводите мониторинг использования интеллектуальной собственности компании третьими лицами (в том числе деловыми партнерами) для раннего выявления проблем, когда их решение более вероятно и менее затратно.
Одно краткое замечание о взаимоотношениях с инвесторами: венчурные компании (VCS) и даже начальные инвесторы обычно не подписывают NDA. Поэтому рекомендуется поработать с вашим консультантом по интеллектуальной собственности, чтобы отличить вашу бизнес-идею от ‘специального соуса», который однозначно подходит к этой бизнес-идее. Первое подходит для начальных обсуждений, в то время как второе должно быть либо включено в патентную заявку до обсуждения, либо отложено до более поздней встречи, когда инвесторы будут готовы подписать соглашение о неразглашении, защищающее ваши коммерческие секреты и потенциальные патентные заявки. Как и во всех неудачных деловых сделках, если венчурный инвестор требует, чтобы вы пожертвовали своим особым соусом, чтобы добиться встречи, вам нужно стоять на своем.
Приобретение активов интеллектуальной собственности
Вы можете спросить: зачем рассматривать лучшие практики в области ИС, прежде чем внедрять различные типы активов ИС и способы их приобретения? Простой ответ заключается в том, что компании автоматически приобретают большую часть ИС в результате следования этим лучшим практикам. Что касается ИС, которая требует предоставления прав от государственного учреждения (например, патентов) или которая усиливается за счет такого одобрения (например, товарных знаков, прав на дизайн и иногда авторских прав), то соблюдение этих передовых практик создает основу для регистрации.
Для каждого из четырех основных типов ИС в таблице приведены примеры охраняемых объектов, способы приобретения прав ИС и международные соображения.
Предполагая, что компания внедряет и поддерживает лучшие практики в области интеллектуальной собственности, следующим шагом является разработка стратегии защиты интеллектуальной собственности с помощью патентов, регистраций товарных знаков, авторских прав, прав на дизайн и регистраций доменных имен. Эта стратегия будет варьироваться в зависимости от области технологий, типа бизнеса и доступного финансирования. Стратегию в области ИС следует разрабатывать совместно со специалистом в области ИС, чтобы обеспечить реалистичный баланс затрат и выгод. Как правило, продуктовая компания обычно подает предварительные заявки на патент до выпуска продукта или начала продаж, получает разрешение на использование товарных знаков для компаний и наименований продуктов задолго до запуска и регистрирует основные товарные знаки, доменные имена и авторские права по мере необходимости. Большинство режимов международной подачи заявок предусматривают льготный период (около 6-12 месяцев) с момента первоначальной подачи, и международная защита обычно обеспечивается по мере приближения этих крайних сроков, когда компания дополнительно рассматривает возможность разработки продукта и его возможного международного присутствия.
Хотя основные концепции защиты интеллектуальной собственности во всем мире придерживаются единого формата, существуют нюансы, которые могут сбить с толку неосторожных пользователей. Например, среднестатистическая американская компания часто захочет полагаться на защиту, предоставляемую патентным законодательством США, в отношении последствий продажи товаров, на которые впоследствии распространяется патентная заявка. Однако большая часть остального мира (например, Китай, Европа, Япония и Корея) будет рассматривать такие продажи как потенциально публичное раскрытие изобретения, что может привести к аннулированию патентных прав. Общий совет заключается в том, чтобы не считать закон единообразным и заранее проконсультироваться с консультантом по интеллектуальной собственности.
Типы ИС: что они защищают, как они приобретаются и международные аспекты
Коммерческие секреты
Что защищено? Конфиденциальная информация, имеющая ценность для бизнеса, такая как исходный код, схемы, бизнес-планы, списки клиентов, поставщики, сорсинг и ценообразование. Права на коммерческую тайну действуют до тех пор, пока информация хранится в секрете.
Как она приобретается? Компания должна предпринимать разумные коммерческие усилия для сохранения информации в тайне. Государственная регистрация отсутствует. Коммерческая тайна требует документирования усилий по сохранению секретности, включая соглашения и бизнес-процессы.
Международные соображения: Стандарты доказывания и механизмы правоприменения различаются по всему миру. При партнерстве с зарубежными фирмами учитывайте местные положения о коммерческой тайне, прежде чем раскрывать секретную информацию, даже в соответствии с NDA или другими условиями конфиденциальности.
Патенты
Что защищено? Новые изобретения в технологических областях, включая электронику, программное обеспечение, фармацевтические препараты, композиции, биотехнологии и механические устройства. Патенты представляют собой монопольное право с ограниченным сроком действия (обычно 20 лет).
Как она приобретается? Компания должна подать заявку на патент до подачи заявки третьей стороной и до любого публичного раскрытия изобретения, часто включая продажу. Подача заявки на патент и экспертиза, как правило, обходятся недешево, хотя существуют стратегии для отсрочки затрат на более поздний этап процесса патентования.
Международные соображения: Первоначальная подача заявки в соответствующей стране (проконсультируйтесь с юристом по интеллектуальной собственности относительно требований к иностранным лицензиям на подачу заявок) может служить основой для последующих заявок по всему миру.
Товарные знаки, права на дизайн и доменные имена
Что защищено? Брендинг и деловая репутация от названия компании, рекламы, слоганов, дизайна продукта, дизайна пользовательского интерфейса и доменных имен.
Товарные знаки могут сохраняться до тех пор, пока знак используется надлежащим образом, в то время как права на дизайн имеют ограниченный срок действия.
Как она приобретается? В некоторых юрисдикциях устанавливаются права «общего права» посредством использования в юрисдикции с расширенными правами посредством регистрации и уведомления. В других юрисдикциях регистрация требуется в качестве предварительного условия для возбуждения иска по товарному знаку. Обычно должны быть зарегистрированы права на дизайн и домены, но существуют исключения.
Международные соображения: Существуют международные договоры, устанавливающие механизмы подачи заявок на эти формы интеллектуальной собственности во многих юрисдикциях по всему миру. Охват не является универсальным, и временные ограничения позволяют заблаговременно учитывать вероятное международное присутствие ИС.
Авторские права
Что защищено? Творческие работы, фотографии, видео, исходный код и уникальные элементы пользовательского интерфейса. Срок действия авторских прав ограничен, но во многих случаях этот срок является длительным.
Как она приобретается? Авторское право устанавливается при создании произведения и усиливается в некоторых юрисдикциях посредством регистрации и уведомления. Затраты на регистрацию, как правило, минимальны, хотя затраты могут возрасти для компаний с обширным набором креативного контента.
Международные соображения: Существуют международные договоры, устанавливающие механизмы признания этих форм ИС во многих юрисдикциях по всему миру.
Мероприятия по финансированию
Отбросив модные закусочные и корпоративные пиджаки, основатели, сотрудники на ранних стадиях развития и инвесторы получают компенсацию и мотивацию за счет возможной доходности акций своей компании в результате приобретения или публичного размещения. Но до тех пор, пока этот день не наступит, деятельность компании должна финансироваться. На каждом этапе вашего путешествия, от заметок на салфетке до приобретения или первичного публичного размещения акций (IPO), опытные третьи стороны, рассматривающие возможность инвестирования, будут тщательно изучать вашу интеллектуальную собственность.
Уровень тщательной проверки будет варьироваться в зависимости от стадии развития вашей компании и инвестора или покупателя. Например, инвесторы на ранней стадии обычно знают основателей или связаны с ними и могут быть готовы подписать конвертируемые облигации (тип ‘займа’, при котором инвестор получает капитал вместо основной суммы и проценты взамен) по рукопожатию или на основе представления о положении интеллектуальной собственности на высоком уровне. Ко времени вашего первого роуд-шоу с венчурным капиталом ожидайте, что ваше портфолио интеллектуальной собственности и операции окажутся в центре внимания. Можно ожидать, что компания сделает многочисленные заявления и гарантии, например:
владение ИС, включая ИС, разработанные сотрудниками, подрядчиками, партнерами по совместному предприятию и т.д.;
подтверждение того, что сотрудники и третьи стороны несут соответствующие обязательства по обеспечению конфиденциальности;
лицензии, необходимые для ведения бизнеса компании, и отсутствие обязательств перед третьими сторонами, которые могут конкурировать с компанией или препятствовать ее деятельности;
ненарушение прав интеллектуальной собственности сторонних производителей, особенно в технических областях, связанных с основным бизнесом и технологиями компании; и
Права интеллектуальной собственности, полученные для создания барьеров для доступа третьих сторон, права интеллектуальной собственности, полученные законным путем от соответствующих органов интеллектуальной собственности, и права интеллектуальной собственности, все еще действующие.
Возможно, было бы вполне разумно включить уточнение (например, ‘Насколько известно компании, это не нарушает …’) для любого из этих заявлений и гарантий, которые, в случае их некорректности, могут послужить основанием для последующего судебного иска против компании. В зависимости от сделки от компании также может потребоваться предоставить подробные графики с перечислением соответствующих активов интеллектуальной собственности, ожидающих рассмотрения судебных разбирательств о нарушениях или находящихся под угрозой судебного разбирательства, статуса занятости ключевых изобретателей и ключевых лицензий.
Особенно для последующих раундов венчурного инвестирования, приобретения или IPO, компании обычно работают с внешними консультантами по интеллектуальной собственности для согласования частей сделки по интеллектуальной собственности и составления этих графиков. Контрагент будет очень внимательно изучать вашу информацию, как правило, с привлечением команды юристов и консультантов. Особенно в США раскрытие компанией информации об интеллектуальной собственности также может быть проверено национальными регулирующими органами, такими как Комиссия по ценным бумагам и биржам.
Многим компаниям не удалось привлечь финансирование или произошло значительное падение стоимости из-за невнимания к деталям ИС. Таким образом, раннее инвестирование в стратегию ИС с лихвой окупает себя.